Stop ai marchi di cibi o bevande conteneti il prefisso «Mac» o «Mc». Secondo il Tribunale Ue (causa T-518/13, Future Enterprises / Euipo) la notorietà dei marchi di McDonald’s consente di impedire la registrazione, per i prodotti alimentari o le bevande, di marchi che combinano il prefisso «Mac» o «Mc» con il nome di un prodotto alimentare o di una bevanda. Una pronuncia che non mancherà di costituire un precedente importante in tutte le controversie in cui, relativamente ai prodotti alimentari più o meno riconducibili a MacDonald’s, il marchio possa essere oggetto di confusione tra i consumatori.
La sentenza prende le mosse da una richiesta (risalente al 2008) della società Future Enterprises, di Singapore, per ottenere la registrazione del marchio dell'Unione Maccoffee per prodotti alimentari e bevande. Riochiesta che venne accettata nel 2010 dall'Euipo (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, in precedenza Uami). A questo punto McDonald's chiedeva la dichiarazione di nullità di tale marchio invocando il suo marchio dell'Unione anteriore McDonald's, nonché altri 12 marchi che essa deteneva per servizi di fast food e che contenevano gli elementi verbali «Mc» o «Mac» come prefisso . Nel 2013 l'Euipo ha accolto la domanda di McDonald's, tenuto conto della reputazione del suo marchio per i servizi di ristorazione e del nesso che il pubblico poteva stabilire tra i marchi controversi e tale società (la Future Enterprises potendo pertanto trarre indebito vantaggio dalla notorietà del marchio McDonald's). La Future Enterprises chiede allora al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione dell'Euipo. Che oggi ha respinto il ricorso della Future Enterprises e confermato la decisione dell'Euipo.Di fatto, si legge nella sentenza «Quando i prodotti contrassegnati da un marchio sono di consumo corrente, normalmente venduti nei negozi dove ci si serve da soli, ilpubblico pertinente, durante l’acquisto, percepisce abitualmente il marchio in maniera visuale, in modo che l’aspetto visuale riveste più importanza nell’apprezzamento complessivo della somiglianza tra questo e un altro marchio, con il quale è in conflitto (...). Tuttavia, anche se, in un caso del genere, la similitudine fonetica è di ridotta importanza (...), nella misura in cui il marchio non sarà, abitualmente, pronunciato dal consumatore dei prodotti in oggetto, esso non può essere dimenticato, ossia conserva tutta la sua importanza, poiché non è escluso che , in certi casi, una comunicazione orale sui prodotti e sui marchi in oggetto abbia luogo prima dell’atto di acquisto (...) o prima che questi prodotti siano oggetto di pubblicità orale, alla radio o attraverso altri consumatori (...). Allo stesso modo se, in caso analogo, l’importanza della somiglianza concettuale è ridotta dal fatto che, nei negozi dove ci si serve da soli, il consumatore perde poco tempo nella sua successione di acquisti e, spesso, non procede a una lettura di tutte le indicazioni recate sui differenti prodotti, ma si lascia guidare anzitutto dall’impatto visuale prodotto dalle loro etichette o confezioni (...).
Il Tribunale rileva che il marchio Maccoffee e i marchi protetti di McDonald's presentano un certo grado di somiglianza fonetica e concettuale, somiglianza derivante dalla loro parte iniziale rispettiva, ossia gli elementi «mac» e «mc». In seguito, il Tribunale conferma le valutazioni dell'Euipo secondo cui, a causa segnatamente della combinazione dell'elemento «mac» al nome di una bevanda nel marchio Maccoffee, il pubblico di riferimento può associare quest'ultimo alla famiglia di marchi «Mc» di McDonald's e stabilire mentalmente un nesso tra i marchi in conflitto. Infatti, l'elemento «mac» in Maccoffee è percepito come identico o equivalente all'elemento iniziale «mc» dei marchi di McDonald's. Inoltre, la struttura del marchio Maccoffee è molto simile a quella dei marchi della famiglia Mc, che combinano il prefisso «Mc» con il nome di un prodotto alimentare.
Il Tribunale ha anche dichiarato che, nonostante la differenza dei prodotti e servizi designati dai marchi controversi (ossia i prodotti alimentari e le bevande per Maccoffee e i servizi di fast food per McDonald's), una certa somiglianza esiste per gli stretti legami esistenti tra loro: così, i prodotti alimentari designati da Maccoffee possono essere utilizzati e proposti nell'ambito dei servizi di fast food forniti da McDonald's. Taluni dei prodotti alimentari designati da Maccoffee, quali i gelati, i muffins, i panini farciti e i panini grigliati, non sono semplici ingredienti utilizzati come base per pietanze serviti nei fast food, ma corrispondono a prodotti proposti, in quanto tali, nei menù dei fast food McDonald's. Infine, i prodotti alimentari e i servizi di ristorazione in questione sono rivolti agli stessi consumatori.
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